Pytanie, jak chronić pomysł na biznes, jest coraz bardziej aktualne. Na kradzież pomysłu narażeni są przedsiębiorcy, wynalazcy, wspólnicy, kreatywni pracownicy, start-upy oraz ci, którzy jeszcze nie są przedsiębiorcami, ale chcieli by nimi zostać.
Zastanawiasz się, czy twój pomysł na biznes może podlegać ochronie w trakcie negocjacji z potencjalnym kontrahentem?
Zapraszam do przeczytania artykułu, a jeżeli wolisz, to do wysłuchania podcastu, na temat tego, jak chronić pomysł na produkt. Opowiadam o tym na przykładzie sprawy sądowej, którą w Stanach Zjednoczonych zna każdy prawnik. Gdyby sprawa toczyła się w Polsce, wynik powinien być taki sam.
Jak chronić pomysł na biznes lub produkt?
Bardzo nieładnie jest odpowiadać pytaniem na pytanie, ale gdy ktoś mnie pyta, jak chronić pomysł, to od razu pytam, o jaki pomysł chodzi?
Ponieważ to, o jaki pomysł chodzi, ma duże znaczenie. Rozwiązanie, które nadaje się do ochrony jednego pomysłu, często nie nadaje się do ochrony innego.
Gdy mówimy o prawnej ochronie pomysłu na biznes lub produkt, to najczęściej w jednym zdaniu wymieniamy wzór przemysłowy, prawo autorskie, znak towarowy oraz oczywiście tajemnicę przedsiębiorstwa. I chociaż wszystkie te sposoby ochrony pomysłu są skuteczne, to nie każdy nadaje się do ochrony każdego pomysłu.
Dzisiaj skupię się na tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie dlatego, że akurat specjalizuję się w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, ale dlatego, że jest ona pierwszym etapem życia każdego patentu, wzoru przemysłowego, a czasami również prawa autorskiego i znaku towarowego. Wszystko zaczyna się od niej.
Początek firmy
Historia dzieje się w latach dziewięćdziesiątych na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych, chociaż równie dobrze mogłaby dziać się w Bytomiu.
Niejaki Robert Clausi razem ze swoim szwagrem, Scottem Moore, zakładają spółkę o nazwie PlayWood Toys Inc. Mają ambitny plan, by produkować wysokiej jakości zabawki z drewna klonowego.
Firma jest dwuosobowa, Clausi jest projektantem, a Moore zajmuje się całą resztą. Nie mają żadnych pracowników i żadnego zaplecza technicznego. Gdy Clausi coś zaprojektuje, to prototyp wykonuje właściciel zakładu stolarskiego, z którym współpracują, Mario Borsato. Tutaj drobna uwaga, otóż szwagrowie zawarli z Mario Borsato umowę o zachowaniu poufności.
Jest styczeń 1992 r. Szwagrowie z PlayWood Toys postanowili pokazać światu swoje zabawki na wystawie w Toronto. Zebrali tam pozytywne recenzje i ostatecznie doszli do wniosku, że jeżeli chcą zaistnieć na rynku, to muszą pojechać na duże targi zabawek do Nowego Jorku.
Spotkanie na targach
Na początku 1993 r. pojechali więc na targi do Nowego Jorku. Wystawili tam prototypy swoich zabawek.
Przy ich stanowisku zatrzymał się Roy Wilson. Przedstawił się jako projektant zabawek z firmy Learning Curve Toys Inc. Powiedział, że Learning Curve Toys ma licencję na sprzedaż i rozwijanie pewnej linii drewnianych zabawek – pociągu i akcesoriów Thomas the Tank Engine & Friends.
Roy Willson był pod wrażeniem jakości i wyglądu zabawek naszych szwagrów. Jakiś czas później do stoiska podeszli członkowie zarządu Learning Curve Toys, Harry Abraham i John Lee. Oni również byli pod wrażeniem jakości prototypów PlayWood Toys. Umówili się więc, że po targach panowie z Learning Curve Toys odwiedzą szwagrów w Toronto, by porozmawiać o możliwości współpracy przy produkcji zabawek z drewna będących w ofercie Learning Curve Toys.
Clausi z PlayWood Toys poprosił jednak o kilka dni czasu. Chciał przygotować się do spotkania, zapoznać się z produktami Learning Curve Toys i sprawdzić, czy firma PlayWood Toys potrafiłaby je produkować. Tu warto przypomnieć, że PlayWood Toys nie miała własnego zaplecza i wszystko produkował dla niej Mario Borsato.
Zobowiązanie do zachowania poufności pomysłu
Cztery dni po targach w Nowym Jorku Harry Abraham i Roy Wilson z Learning Curve Toys odwiedzili szwagrów. Obejrzeli sobie zakład stolarski Mario Borsato, gdzie zostały zrobione wysokiej jakości prototypy, które widzieli na targach, a następnie, dalej będąc w zakładzie Borsato, wszyscy poszli porozmawiać do sali konferencyjnej. W tej sali uzgodnili ustnie, że to co sobie powiedzą, będzie poufne.
Wyglądało to tak, że członek zarządu Learning Curve Toys Harry Abraham na początku rozmowy powiedział szwagrom mniej więcej coś takiego:
Słuchajcie chłopaki, zamierzamy wam pokazać kilka projektów, które są bardzo poufne. Nie chcielibyśmy, by firma Brio (która była ich dużym konkurentem), dowiedziała się o tym. Tak więc chcemy uzgodnić, że to co wam powiemy będzie poufne.
Na to jeden z panów z PlayWood Toys powiedział, że oni też mają kilka pomysłów, które są poufne. Jeżeli wszyscy się zgadzają, że rozmowy będą poufne, to mogą kontynuować.
Po tym uzgodnieniu przystąpili do rozmów. Na początku rozmawiali o możliwości produkcji zabawek, które były w aktualnej ofercie Learning Curve Toys. Ostatecznie jednak rozmowa zeszła na pomysły PlayWood Toys na temat tego, jak produkować drewniane pociągi.
Panowie z Learning Curve Toys zwierzyli się, że o ile sprzedaż pociągów z linii Thomas The Tank jest świetna, to już sprzedaż torów jest fatalna. Wynikało to ich zdaniem z tego, że tory Learning Curve Toys praktycznie niczym nie różniły się od torów ich największego konkurenta, firmy Brio. Skoro nie było różnicy pomiędzy torami obu firm, to wiele sklepów nawet nie wystawiało torów Learning Curve Toys na swoich półkach.
Przyznali przy tym, że długo próbowali odróżnić swoje tory od torów firmy Brio, ale im się to nie udało. Abraham z Learning Curve Toys zapytał szwagrów, czy widzą jakaś możliwość, by odróżnić ich tory od torów Brio.
I tu pojawiła się niespodzianka. Clausi powiedział, że myślał o tym przez ostatnie dni i ma pomysł, co zrobić, by sprzedawcy widzieli różnicę. Trzeba zrobić tak, by tory wyglądały jak prawdziwe i by pociąg jadąc po nich wydawał dźwięk.
Wziął kawałek torów i narysował na nim kilka poprzecznych linii. Następnie zaprosił Borsato do pokoju konferencyjnego i poprosił go o wycięcie w torach rowków zgodnie z rysunkiem. Borsato wrócił po kilku minutach z naciętymi torami. Gdy Clausi przejechał pociągiem po torach, to nagle okazało się, że pociąg ożył i zaczął wydawać taki odgłos, jak pociąg jadący po torach.
Clausi powiedział Abrahamowi, że jeżeli PlayWood Toys otrzyma kontrakt na produkcję tych zabawek, to powinni je nazwać „Clickety-Clack Track”.
Panowie z Learning Curve Toys stwierdzili, że pomysł Clausiego z wycięciem rowków w torach był nowatorski. Pod koniec spotkania Roy Willson z Learning Curve Toys poprosił, czy mógłby zabrać ze sobą kawałek torów z nacięciami. Clausi bez wahania dał mu ten kawałek torów. Nie poprosił o potwierdzenie odbioru ani nie zawarli pisemnej umowy o zachowaniu poufności.
Po spotkaniu Clausi zawarł w imieniu PlayWood Toys z Borsato aneks od umowy o zachowaniu poufności, gdyż chciał mieć pewność, że sprawy omawiane podczas spotkania pozostaną poufne. Poza tym zrobił na wielu dokumentach otrzymanych od Learning Curve Toys oznaczenia, że są one poufne. Chodziło o dokumenty, które zawierały informacje o produktach, które jeszcze nie zostały upublicznione.
Kradzież pomysłu
W całym 1993 r. panowie z Learning Curve Toys i PlayWood Toys spotykali jeszcze się kilkukrotnie.
Wiosną omawiali możliwość produkowania przez PlayWood Toys dla Learning Curve Toys drewnianych zabawek z aktualnej linii Thomas the Tank. Ostatecznie jednak oferta szwagrów została odrzucona, ponieważ, jak stwierdziła firma Learning Curve Toys, licencjodawca chciał, by zabawki były produkowane w Stanach, a PlayWood Toys miała siedzibę w Kanadzie. Z kolei jesienią następna oferta PlayWood Toys została odrzucona dlatego, że partner biznesowy Learning Curve Toys zdecydował się wytwarzać produkty w Chinach.
Jesienią kontakt między stronami się urwał. Przez następny rok strony nie prowadziły żadnych rozmów. Panowie z PlayWood Toys cały czas czekali na Learning Curve Toys. Liczyli na zawarcie umowy dotyczącej pociągów wydających dźwięk i nie występowali z tym pomysłem do innych producentów zabawek.
W październiku 1994 r., czyli rok później, jeden ze szwagrów poszedł do sklepu z zabawkami kupić kilka dodatkowych pociągów, by porobić eksperymenty. Na półce znalazł drewniane tory wytwarzające dźwięk o nazwie „Clickety-Clack Track”, produkcji Learning Curve Toys. Na torach były dokładnie takie same nacięcia, jakie zrobili podczas spotkania z Learning Curve Toys w zakładzie Borsato. Learning Curve Toys reklamowała nowy pociąg jako pierwszą znaczącą innowację od czasu wymyślenia drewnianych pociągów.
Panowie z PlayWood Toys byli w szoku. Uważali, że firma Learning Curve Toys ukradła ich pomysł na produkcję torów wydających dźwięk. Wysłali do Learning Curve Toys stosowne wezwanie. W odpowiedzi dowiedzieli się, że był to przecież pomysł Learning Curve Toys.
Dodatkowo okazało się, że już w marcu 1994 r. firma Learning Curve Toys złożyła wniosek o patent na pociąg wytwarzający dźwięk. Patent został nadany w 1995 r. i z jego treści wynikało, że wynalazcą był Roy Wilson z Learning Curve Toys. Jak pamiętamy, Roy Wilson był projektantem w Learning Curve Toys i uczestniczył w spotkaniu w zakładzie Borsato.
Tory Clickety-Clack Track spowodowały nadzwyczajny wzrost sprzedaży w firmie Learning Curve Toys. Do pierwszego kwartału 2000 r. uzyskali 20 mln USD ze sprzedaży torów oraz 40 mln USD ze sprzedaży torów i akcesoriów.
Sprawa sądowa o kradzież pomysłu
PlayWood Toys pozwała o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa firmę Learning Curve Toys i jej przedstawicieli, Roya Wilsona, Harry Abrahamia i Johna Lee. Zostali oni wspólnie pozwani o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, którą był zabawkowy tor do pociągu, wyglądający realistycznie i wydający realistyczne dźwięki.
Stanowiska stron były całkowicie odmienne. Firma Learning Curve Toys uważała, że była właścicielem pomysłu na pociąg wytwarzający odgłos, natomiast szwagrowie z PlayWood Toys uważali, że to oni byli właścicielami pomysłu, a Learning Curve Toys naruszyła ich tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wyrok sądu pierwszej instancji
W sprawie było kilka zwrotów akcji, niemniej w skrócie sąd pierwszej instancji uznał, że firmie PlayWood Toys nie przysługiwało prawo tajemnicy przedsiębiorstwa do pomysłu na tory wytwarzające dźwięk, ponieważ:
- nie wykazała, że jej pomysł był nieznany w branży,
- pomysł mógł być łatwo uzyskany lub zduplikowany,
- nie chroniła poufności swojego pomysłu,
- pomysł nie miał wartości ekonomicznej, gdyż PlayWood Toys nie poświęciła czasu, wysiłków i pieniędzy w celu jego wytworzenia.
Wyrok sądu apelacyjnego
PlayWood Toys odwołała się od tego rozstrzygnięcia i wygrała. Sąd odwoławczy uznał, że pomysł był objęty tajemnicą przedsiębiorstwa i firma Learning Curve Toys ją naruszyła.
Dla nas ważne są motywy sądu apelacyjnego, ponieważ definicje tajemnicy przedsiębiorstwa w Polsce i USA są bardzo podobne. Można wręcz uznać, że taki wyrok równie dobrze mógł zapaść w Polsce.
Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje, które:
- są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;
- mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;
- poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.
Więcej na temat definicji tajemnicy przedsiębiorstwa przeczytasz tutaj.
Dlaczego zatem sąd apelacyjny uznał, że pomysł na tory był objęty tajemnicą przedsiębiorstwa?
1. Skoro pomysł był chroniony patentem, to wcześniej musiał stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
Wynika to z tego, że każdy wynalazek, jeżeli ma być chroniony patentem, wcześniej musi stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.
Patent jest przyznawany tylko na takie wynalazki, które, w uproszczeniu, spełniają tak zwany test N-U-N, czyli są nowe (N), użyteczne (U) i nieoczywiste (N). W naszej sprawie istotna jest cecha nowości. Rozwiązanie jest nowe wtedy, gdy nie jest częścią stanu techniki przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, nie zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. I tak właśnie było w naszej sprawie.
Skoro omawiany pomysł na produkt został opatentowany, to znaczy, że wcześniej musiał być poufny. Musiał zatem stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Informacja ma wartość gospodarczą także wtedy, gdy jest prosta, mało oryginalna, a jej pozyskanie nie wymagało istotnych nakładów
W tym wypadku informacja miała wartość ekonomiczną, gdyż wdrożenie pomysłu spowodowało wzrost sprzedaży produktów o kilkadziesiąt milionów dolarów.
Przyjmuje się również, że informacja, by była chroniona jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie musi być ani nowa, ani nieoczywista, wystarczy, że ma wartość ekonomiczną.
W tym kierunku zmierza też polskie orzecznictwo. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że definicja tajemnicy przedsiębiorstwa nie wymaga, by informacje musiała cechować nowość, czy oryginalność. Informacja ta musi być poufna i mieć wartość gospodarczą (wyrok Sądu Apelacyjnego Katowicach z dnia 23 listopada 2016 r., V ACa 193/16).
W innej sprawie Sąd Najwyższy stwierdził, że tajemnicę przedsiębiorstwa mogą stanowić także informacje o rozwiązaniach prostych a nawet określanych, jako banalne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 176/13).
3. Działania w celu zachowania poufności podjęte przez PlayWood Toys były wystarczające do uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa
PlayWood Toys była małą firmą, składającą się z dwu osób. Jedyną osobą spoza firmy, która znała prototyp, był Mario Borsato, z którym PlayWood Toys zawarła umowę o zachowaniu poufności. Warto podkreślić, że po spotkaniu z Learning Curve Toys strony aneksowały tę umowę, by zapewnić poufność informacji przekazywanych podczas tego spotkania.
Sąd stwierdził, że dla istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa wystarczające są racjonalne w danych okolicznościach działania w celu zachowania poufności informacji. I takie zostały podjęte. Informacja została przekazana firmie Learning Curve Toys z zastrzeżeniem poufności. Było to ustne uzgodnienie, którego istnieniu strony nie przeczyły.
Odszkodowanie za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Sąd zasądził od Learning Curve Toys odszkodowanie w wysokości 8% wartości sprzedaży z tytułu licencji, która zostałaby wynegocjowana, gdyby nie naruszenie. Sąd przyjął, że gdyby strony zawarły umowę licencyjną, to takie właśnie wynagrodzenie zostałoby w niej ustalone. Ostatecznie, po zawarciu ugody, Learning Curve Toys zapłaciła PlayWood Toys około 12 milionów dolarów.
W polskich warunkach, w podobnej sprawie, wyrok byłby podobny. Zgodnie z naszym prawem poszkodowany może bowiem żądać, według swojego wyboru,
a) naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo
b) naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 5 u.z.n.k.).
Wnioski
Jak wynika z tej sprawy, pomysł na produkt albo pomysł na biznes można skutecznie chronić za pomocą tajemnicy przedsiębiorstwa. Trzeba jednak wykazać, że był poufny, miał wartość gospodarczą i że uprawniony podjął wobec tego pomysłu racjonalne działania w celu zachowania jego poufności.
W tej sprawie udało się to wykazać. Trzeba jednak przyznać, że powód miał dużo szczęścia, ponieważ uzgodnienia co do poufności informacji odbyły się ustnie, podczas spotkania czterech osób zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy, i zostały przez drugą stronę potwierdzone. Nie zawsze strony czy świadkowie są tak prawdomówni. Często zasłaniają się brakiem pamięci.
Dlatego właśnie należy zawierać umowy o zachowaniu poufności podczas negocjacji.
Jako radca prawny często pomagam chronić pomysły. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, to zapraszam do kontaktu.
Materiały
Artykuł rzecznika patentowego Mikołaja Lecha dotyczący ochrony pomysłu
Podcast i artykuł dotyczący umowy o zachowaniu poufności
Nie chcesz przegapić następnego odcinka? Zapisz się do newslettera. Przy okazji otrzymasz check-listę, która pozwala sprawdzić, czy masz wdrożoną tajemnicę przedsiębiorstwa w Twojej firmie.
